開発委託契約により生じた知的財産権を自分のものにするには

開発委託契約の種類

開発委託契約には、委託者が受託者に対して報酬を支払い、開発行為を委託する場合と、委託者と受託者が共同で開発行為を行う場合があります。委託者が受託者に対して開発行為を委託する場合の契約については、次のような名前で呼ばれます。

• 業務委託契約（Entrustment Agreement、Consulting Agreement）
• 請負契約（Contractor Agreement）
• 開発委託契約（Development Agreement）
• サービス契約（Service Agreement）

上記は、委託者が受託者に開発行為を委託する場合ですが、委託者と受託者が共同で開発行為を行う場合は、共同開発契約（Joint Research and Development Agreement ）と呼ばれます。

開発委託契約により生じる知的財産権

開発委託契約は、一定の技術やソフトウェアなどの開発を目的とするものですので、開発行為の結果、受託者が知的財産権を創出することがあります。開発行為によって創出される知的財産権には次のようなものがあります。

• 特許権（patent）
• 実用新案権（utility）
• 意匠権（design）
• 商標権（trademark）
• 著作権（copyright）
• トレードシークレット（trade secret）
• ノウハウ（know-how）

上記のうち、特許権（patent）、実用新案権（utility）、意匠権（design）、商標権（trademark）、著作権（copyright）については、一定の要件を満たすことで、特許法、実用新案法、意匠法、著作権法により保護されることになります。トレードシークレットやノウハウは、不正競争防止法の対象になりますが、それ自体が法律により保護されるものではありませんので、契約により保護する必要があります。アメリカの契約書では、特許の対象とはなっていないが、将来特許の対象となりえる権利（出願可能な権利）ということで、patentable rightという言葉が使われます。また、将来、コピーライト（著作権）の対象となりえる権利という意味で、copyrightable rightと言われることもあります。

知的財産権の帰属に関する一般原則

開発行為に関連する知的財産権の中には、従来存在した知的財産権と、開発行為により新たに生成された知的財産権があります。従来存在した知的財産権については、開発者が従前から権利を有していた場合は開発者に帰属し、第三者が従前から権利を有していた場合は当該第三者に権利が帰属することになります。開発行為との関係では、開発の成果物を利用できるようにするためには、そのような知的財産権を委託者に譲渡したり、ライセンスしたりする必要があります。開発委託契約書の中には、新たに生成された知的財産権の帰属だけでなく、従前から存在していた知的財産権の利用（ライセンス若しくは権利の譲渡）についても規定しておく必要があります。
開発行為により新たに生成された知的財産権については、特別の定めがない限り、開発者（受託者）が単独で作成した場合は当該開発者に帰属し、開発者（受託者）が委託者と共同で開発した場合は、共有となるのが原則です。共有の場合、特別の定めがなければ持分割合は、半分ずつということになります。

但し、開発行為の委託者は、自分のビジネスに利用するために第三者に開発行為を委託し、制作にかかる費用や報酬を支払っています。従って、委託者としては、単独の受託開発契約であるか、共同での開発契約であるかに拘わらず、開発行為の結果生じた知的財産権についても自分（委託者）に帰属することを明確にしておきたいと考えると思われます。このような場合、開発委託契約書で定めを行うことで、新たに生成された知的財産権を委託者に帰属させることが可能となります。反対に言えば、開発委託契約書の中で、知的所有権が委託者に帰属することを定めていないと、委託者は開発の成果である知的財産権を自分のものにできなくなってしまう可能性があります。

知的財産権が委託者に帰属することを定めた契約条項

Contractor agrees that all work products created or developed by Contractor pursuant to this Agreement are intended as “work made for hire” and shall be the exclusive property of the Company. If any such work products contain Contractor’s intellectual property, Contractor hereby grants the Company a perpetual, royalty-free, fully paid, non-exclusive and irrevocable license to use such work products.

（訳）請負業者は、本契約に従って請負業者が作成または開発したすべての成果物は、「職務上の制作物」として意図されており、本会社の独占的財産であることに同意するものとします。 そのような職務上の成果物に請負業者の知的財産が含まれている場合、請負業者は、そのような職務上の成果物を使用するための永久的、使用料無料、全額支払い済み、非独占的、取消不能のライセンスを本会社に付与します。

（解説）この条文では、新たに生成される知的財産権が全て「職務上の制作物」であり、委託者である本会社に帰属することを定めています。新たに生成される知的財産権は、委託者（本会社）と受託者（請負業者）との契約により、最初から、委託者（本会社）に帰属することが合意されています。「work made for hire」は「職務上著作」を指すことが多いですが、ここでは、職務上の制作物の意味で使われています（著作権だけでなく、その他の知的財産権も含むとされています）。

業務委託契約による成果物（知的財産権）が委託者に帰属することを定めた契約条項

Service Provider hereby agrees that all work products created or developed for the Client by Service Provider will be work made for hire for the Client, and as such will be the exclusive property of the Client.

（訳）サービス プロバイダーは、サービス プロバイダーがクライアントのために作成または開発したすべての作業成果物が、職務上クライアントのために作成されたものであり、クライアントの独占的所有物であることに同意します。

知的財産権を開発委託者に譲渡することを定めた契約条項

The Consultant hereby assigs to the Company all patents, trade-secrets, inventions, technology, and other intellectual property rights arising from or pertaining to the performance of this Agreement.

（訳）コンサルタントは、本契約の履行に起因または関連するすべての特許、企業秘密、発明、技術、およびその他の知的財産権を当社に譲渡します。

共同開発に関する知的所有権の帰属に関する契約条項

All intellectual property and related rights of either Party which is provided to the other party in the course of the development shall continue to belong to such providing party.

（訳）開発の過程で他方当事者に開示される知的財産権やそれに関連する権利については、開示当事者に引き続き帰属するものとします。

All patents and other intellectual property rights in and to all inventions made and/or developed solely by either Party in the course of the development efforts hereunder shall belong exclusively to the Party developed.

（訳）本契約における開発努力の過程の中で、いずれかの当事者が単独で作成し、又は開発した発明に関する全ての特許及びその他の知的財産権は、開発を行った当事者に帰属するものとします。

Each party shall grant to the other Party a right to use any technical information disclosed to the other Party hereunder, the Party’s inventions and any and all of its intellectual property rights with respect hereto, in order to commercially exploit the Projects.

（訳）各当事者は、本契約に基づき他方当事者に開示した技術情報、発明、本契約書に関連するその他の知的財産権を、プロジェクトの商業的活用のために使用する権利を他方当事者に付与するものとします。